《智慧財產權大戰系列》- 法律篇



保護智財權 內部控管做起





記者 何蕙安、黃玉珍



台灣企業從被動接單代工,走向主動研發生產,大老闆逐漸領悟知識才是真正的財富,紛紛把錢砸在最重要、但又看不到摸不著的「智慧財產權」上。但在沒有清楚擬訂策略、擺好陣式的情況下,常莫名其妙被控侵權、甚或被看不到的敵人追著打,陷入錢都燒進火坑、卻拿不到實質利益的無奈感。




律師建議,企業要保護智慧財產權,應該要先訂好策略,包括內部管理、及外部攻防。


理律法律事務所律師張哲倫認為,企業把關智財權,要先從「內部控管」做起。首先要跟員工談好智財權的歸屬,把模糊的界線,清楚畫出來。例如用公司儀器、設備、資產等產出的技術,所有權自然歸屬公司。


普華商務法律事務所主持律師蔡朝安也指出,可以先跟工程師簽訂保密協定,釐清申請專利前的產權歸屬,如果沒有事先約定,也要記得簽訂讓渡書,將員工的研發成果移轉為公司所有。


蔡朝安強調,雖然員工是安全控管最重要的一環,但也不能因此管的死死的,有些契約訂三年的競業禁止條款根本是要工程師餓死,所以要留意「對價關係」,訂定競業禁止條款的時間不能太長,而且要有補償,這樣才可以留住員工,不要本末倒置,因為要保住智財權而失去優秀的員工。


 


獎懲並用 留人先留心


 


蔡朝安提醒,員工都有藏私的能耐,而且很多技術都隱含隱蔽性的知識,如不希望員工拿了專利就跑,就要懲罰與誘因機制並進,同時制定優惠的獎勵制度與懲罰性條款,例如股票分紅等,棍子與胡蘿蔔齊用,同時留住工程師的「人」與「心」。


再來,要建立機密文件的分級制度。張哲倫發現,不少客戶對於所謂的「機密文件」,都沒有特別的保管方式, 大都隨手亂放。先前就發生某公司員工把機密設計圖帶出去開模的案例,但因為該公司沒有保護措施,難以舉證員工拿出去的東西是「商業機密」。


張哲倫建議,可以把機密文件依秘密程度分為「紅燈、黃燈、綠燈」三級,分別設下保管場所、接觸人數等限制。紅燈資料的控管要最嚴格,比較沒問題的綠燈文件可以比較寬鬆。


張哲倫說,國外企業對於研發人員,從菜鳥到老兵,一路都有生涯規劃,員工不怕隨著年齡增長喪失競爭力;但國內企業缺乏研發系統的永續經營概念,研發人員常常覺得沒前途,只要有機會,就搶著轉成管理職主管,使得研發的經驗與能量無法累積。他建議,國內企業應該給予研發人才清楚的跑道與人生規劃,讓研發可以真正生根。


企業平日就應該研擬遭遇緊急法律事件該如何應變的「標準作業程序(SOP)」,張哲倫回憶之前陪客戶去某公司保全證據,櫃台與總機看到大批人馬時,臉上都是一個「慌」字,不僅乖乖就範,甚至主動交出沒有被要求扣押的東西。


 


法律事件 以SOP應變


 


國際通商律師邵瓊慧也說出相同的經驗,有一次陪客戶去假扣押,只需要扣一樣,結果對方卻拿出了十幾樣,就是對方沒有一套整體的智財權處理程序,才會遇到有人來假扣押時不夠鎮定的情況。


張哲倫建議,SOP要訂的明確且周全,比如看到別人來保全證據,總機與櫃檯應該要火速通知負責單位主管;接者,被通知的中階主管要知道如何處理,並視情況繼續往上通報或自己出面因應;再來,要以最快的速度找到律師或法務,捍衛自己的法律權益,不要讓人予取予求;最後,連公關也得打點好,以最快速度發出新聞稿,安撫客戶,或是聯絡其他相關事宜。


最後一步,也是最關鍵的,要審慎評估與建立IP保護與管理機制。如果公司有十個研發技術,究竟有幾個要拿去申請?張哲倫觀察,國內企業普遍存在人情考量,不好意思把研發人員研發成果打回票,導致公司每年花太多成本在申請與維護專利,有些企業光繳專利年費就要好幾百萬元,問題就出在沒有事先徹底把關。其實,好用的專利,只要關鍵幾個就可以了,專利數量多寡,不一定和品質畫上等號。 蔡朝安也覺得台灣企業有個迷思,就是愛比「專利數」,很多工程師為了拚業績,把一個專利拆成三個來申請,害企業花很多錢「養專利」,但有些專利說穿了根本一文不值。如果專利沒價值,欠缺智慧能量,乾脆直接放掉,不必申請了。


寰瀛法律事務所合夥律師林怡芳也同意,台商研發、申請專利要看是否「夠關鍵」及有價值,真的遇到人家來告,也要箱子裡有足夠的武器才能反告,而武器只能靠平常的累積,重質不重量。很多企業的專利「量」雖有達到,但「質」還要再加強,危急時才拿得出壓箱寶。


蔡朝安最後換個角度呼籲企業,新技術不一定要申請專利。因為專利必須向全世界公開,如果怕別人抄襲,可以像可口可樂一樣不公開獨門配方,也是另外一種保護方式。因為獨門配方,屬於營業秘密,不必申請,仍受法律保護。


法律篇一)


 


 


 


 



【2008-05-08/經濟日報/A15版/稅務法務】


 


《智慧財產權大戰系列》





IP保衛戰 管人重於管技術





記者 何蕙安、黃玉珍



「智慧財產」的關鍵機密,都藏在員工的大腦裡,如果員工跳槽到競爭公司,老東家也只能望著專利書興嘆。因此,企業管理IP,與其說是管「技術」,更確切的說,應該是要管「人」。

正因為智財深植研發人員腦中,記憶無法像電腦一樣按個Delete鍵就可以刪除,企業挖角也常演變成為「商業間諜」案,如果沒有事先做好防護措施,不只舊東家怕,新老闆也會劃清界線,三敗俱傷。


國際通商法律事務所律師馮達發提醒,很多企業以為挖到敵對公司的關鍵研發主管是「挖到寶」,但不少研發人員在新公司上工,不知不覺就把從前的「經驗」拿出來用,其實掏出的都是舊東家的專利與營業秘密,如果在美國,馬上變成「商業間諜」,很多老東家都會告上法院,挖角變成挖到一顆「不定時炸彈」,還可能觸及公平交易法、民法與刑法的洩漏工商秘密罪,吃上行政責與刑責。


不只高科技業,洩密行為在保險業也屢見不鮮,很多資深主管跳槽,一併把累積多年的客戶資料帶走,也有侵犯營業秘密之虞,各行各業都要全力提防。


 


競業禁止 須訂清楚


 


馮達發說,要避免重要幹部離職,順帶把重要機密帶走,可以發函給該幹部準備要跳槽的公司,聲明該幹部在原公司從事研發,牽涉IP活動,如果以後新公司有從事類似生產研發,就是故意侵權行為,民法第188條規定,如果受僱人侵害他人權利,雇主要負連帶責任。


另外一種作法,就是簽離職後的競業禁止條款,限制員工不可以跳槽到類似產業,但不讓員工從事其專業,有剝奪工作權之虞,所以要給予適當補償。像德國,會給想跳槽員工相同薪水,離職一段時期後才能到類似產業工作。


很多台灣的企業對於員工跳槽是不會額外支付賠償金的,因為他們在僱佣契約已經白紙黑字寫著,配股、員工分紅、高額薪水已經包含競業禁止的補償金。


眾達國際法律事務所律師陳世杰指出,合理的競業禁止約定,包括人、事、時、地、物,都要顧到。首先只能規範一定層次的人,例如,掌握營業秘密的高階人員,不能毫無節制連與秘密無關的人也要限制;且時間也要合理,一般來說兩、三年是可以接受的,有點類似公務員的旋轉門條款;再來,被禁止從事的產業與工作也要儘量具體明確,否則無所適從、動輒得咎;最後,也要給予一定的補償金,但目前台灣的法院,還沒有一個絕對性的合理標準,基本上企業只要有給,就不太會出問題。


 


砌防火牆 以免侵權


 


企業挖角存在很多矛盾,新東家之所以花大筆鈔票挖角,就是看上其專業技術,不太可能置其專業不用,但動輒被控是商業間諜也不是辦法。馮達發建議,新僱主對於新進員工一定要簽切結書,上工後禁止使用原任職公司的IP,如果善盡到管理責任,有侵權時至少可以主張過失,排除故意,這是跨國企業普遍的作法。


陳世杰也說,不少挖角的新東家幾乎都會忽略要砌一道防火牆,要求新進員工可以用專業知識與經驗,但不可用到從前的專利或秘密;如果是個誠實的老闆,沒有意圖做間諜,一定要記得簽約,至少排除故意。


除了預防挖角外,也不能輕忽其他員工的保密管理。馮達發建議,企業對於不同層級的員工要設不同的權限與密碼,而且密碼要定時更換;網際網路也要管制,員工只能使用公司提供的設備,不能用自己的設備,更不能帶隨身碟、照相手機進實驗室,電腦最好連USB插槽都沒有,以避免員工複製資料。


馮達發坦言,如果管的太多,作起事來難免綁手綁腳,十分麻煩,所以才要依照層級配合運作與管制,對於核心的人才要多重設限保障。


此外,最好定期把研發工作日誌列印出來,釘成一本(但不要用活頁方式式,因為有可能遭事後夾頁),讓研發人員都在上頭簽名,蓋騎縫章,留下清楚有力的紀錄,日後遭遇舉證才萬無一失,不然現在大家都是使用電子檔,很容易事後偽造,上法庭時提出這樣的證據,通常都沒多大效力。


建業合夥律師金玉瑩也說,企業現在處理員工問題,真的都很傷腦筋,又想要好員工,又怕被傷害,想要讓他多深入公司一點,又怕他帶著機密跳槽,是典型的「又愛又恨」,大家都擔心一不小心就像威盛與友訊之前的商業間諜案,動輒得咎,一語道破企業的心聲。


法律篇二)


 


 



【2008-05-09/經濟日報/A15版/稅務法務】


 



《智慧財產權大戰系列》



打造血滴子 迎接IP大戰





記者 何蕙安、黃玉珍



「養兵千日,用在一朝」,面對隨時可能開打的智財大戰,企業不只要「養兵(員工)」,還得要「養武器(專利)」;不過,智財世界無法用算術來衡量火力,工程師為了業績把一個專利拆成三個專利申請,並不是新鮮事,所以專利愈多,絕不等於武器愈強。

熟稔智財保護的律師幾乎都說,一個好的專利,絕對勝過數十個沒什麼攻擊力的專利,重點是要如何取得專利界中的「血滴子」?老闆們應該趕緊檢查一下手中的專利庫,是否足夠應付每一場專利戰爭?同時別再花錢「保養」沒用的破銅爛鐵。


知己知彼 重點布局


理律法律事務所律師張哲倫說,企業第一步要「知彼」,一定要找出市場的潛在對手有誰?對手的手上又有甚麼武器?遇到突襲時才能快速反應,拿出最適當的武器反擊或防禦,不要突然挨了一個巴掌,還傻呼呼的不曉得被誰打,錯失商機與商譽。


確認好對手,就要清楚自己有幾兩重,進入「知己」的層次,評估自己的專利強度以及交叉授權與布局的程度;不要害怕正視自己的弱點,要切實比較自己與潛在對手的專利布局,才有勝利的可能,防護網一定要夠穩固,才有本錢跟敵人拚,才拿得出具有殺傷力的武器。


分析完敵我戰力,接下來就是攤開專利地圖,開始布局。張哲倫表示,企業必須知道那一塊已遭重度開發,而那一塊仍然充滿潛力,不要再把錢砸在飽和的市場,應該搜尋一塊不擁擠、但又與自己市場重疊的領域。


最重要的,到底要如何充實專利庫的武器?很多律師都有共識,就是快、狠、準的蒐購別人研發的武器。「要喝牛奶不一定要自己養母牛,也可以跟別人買。」普華商務法律事務所主持律師蔡朝安說。


企業只要肯花錢,就可以跟專門賣專利的公司買到自己需要的武器;如果一味埋著頭研發,不只耗費大量成本,也無法兼顧各種類型專利的需求。除了專門賣專利的公司,國內重要的研發單位工研院等也提供類似的服務。


收購專利 防黑心貨


另外,還可以委託別人研發專利,蔡朝安表示,想利用這類管道取得專利的公司,必須要弄清楚所有權的歸屬,約定對方只是提供勞務,付錢的才能取得所有權。


不過,購買這種無形資產,也可能買到「黑心貨」,如果契約沒定好,動輒侵權,徒增困擾;或是花了大筆鈔票,只買了個空殼,所以出手前,一定要審慎評估。


蔡朝安提醒,如果是買斷專利,一定要包含整體設備、關鍵技術人員(key person)、相關操作手冊,確保賣方願意技術移轉與協助;如果購買的標的是know-how,契約也要訂清楚相關條件。


建業法律事務所資深顧問趙緝熙認為,買專利前要花點錢讓專家鑑定專利的價值,很多買主因為不懂,花了大錢,卻只買到不重要的設備,忽略關鍵軟體。


他舉例,曾有A公司花了大錢買電腦,才發現沒取得主機5.0版本的軟體授權,後來打著「公司合併,權利義務就概括承受」的如意算盤,乾脆把取得軟體授權的B公司併下來,以為可以就此取得軟體,沒想到B公司的軟體版本是5.1,不但不能用,擁有該軟體所有權的美商SAP還發函,聲明5.1軟體只授權B公司使用,效力不及於A公司,所以A公司還是得自掏腰包,多花了2,000萬元向SAP買軟體。


趙緝熙說,有不少專利公司會主動上門招攬生意,公司如果想和這類專利公司打交道,一定要在契約要求對方保證不會侵犯他人權利,或保證自己變成被告時,賣方會賠償;但相對的,如果是賣家,當然是能不保證就不保證。像歐美廠商大都會訂定懲罰性賠償,所以像IBM、微軟等大廠都不會保證他的專利絕對不會侵權,不過,會在合約訂定補償條款,保證買方若受到損失,會予以賠償,台灣廠商可以參考大廠的作法。


謹慎投資 當作保險


寰瀛法律事務所合夥律師李貞儀指出,有些大公司的作法,是向規模較小、但有研發能量的公司收購專利,以授權該公司可以繼續使用專利作為條件,讓該公司不但有收入,遇上侵權紛爭時,也有武器可以防禦;而對大公司來說,也可以擴大自己的專利庫規模,創造雙贏。


IP買賣是近年來興起的市場,不少企業坦言,對於無形資產的交易「很沒安全感」、「怕花冤枉錢」。但李貞儀認為,購買專利是企業為充實專利庫,無可避免、也一定要善用的手段,只要把握重點注意事項,搞清楚競爭對手、專利範圍以及市場在那裡,確保取得的是關鍵技術再下手,並找專業人士協助,就不必太恐慌,「把買專利當作是在買保險吧!」


法律篇三)


 


 



【2008-05-12/經濟日報/A13版/稅務法務】


 



智慧財產權大戰


專利戰…別拿大砲打小鳥





記者 何蕙安、黃玉珍



「企業不賺錢,就是罪惡」,建準電機工業智財長黃崇仁如是說。不管是侵權者或是被侵權者,如何在第一時間察覺市場異常,採取正確的法律手段,用最快的速度把傷害降到最低,或是爭取最大的利益,是打出漂亮的智財戰必備的觀念。

「發覺侵權」是宣示智財戰爭開打的戰帖,但這張戰帖,敵人不會親自送達,而是直接在市場上展開侵略,因此如何以最快速度掌握侵權的發生,就要靠公司對市場與客戶資訊的掌握速度,很多蛛絲馬跡,都是「可能遭侵權」的警訊。


蒐集證據第一優先


國際通商法律事務所合夥律師潘昭仙表示,除了隨時觀察競爭產品與替代產品,從自身業績表現、客戶反應等,都可以看出端倪。假如業績突然滑落,或是老客戶明明擴廠、卻沒增加訂單,就可能有競爭對手出現,這個競爭對手很可能就是侵權者。站在市場第一線的業務人員,有較多機會聽到市場風聲,通常也較易發現公司有那些產品遭到仿冒。


一旦發現仿冒等被侵權的情形,要趕緊蒐集證據,包括侵權產品、發票、報價單、收據、產品目錄等相關文件,來證明侵害的時間點與事實;必要時,也可以委託徵信機構,調查特定產品與廠商。


反之,被控侵權者,也要在第一時間拿到對方的專利,跟自己的產品型號比對,分析有無侵權。理律法律事務所律師張哲倫表示,「先前檢索」非常關鍵,可以請律師搜尋對方專利,與申請前的發展程度,找出是否存在「有效性」問題。如果權利人的專利明明已無效,或明知不侵權、還惡意訴訟,就有權利濫用的問題。


確認對手後,就要評估採取何種方式迎戰,訴訟、和解或是商業合作,都是可能的方向。張哲倫提醒,出手前要評估手段(法律)與目的(生意),會不會拿大砲來打小鳥?不少企業為了開拓生意展開攻擊,卻花費太多成本與時間在過程中,結果戰到最後,反而因為投入成本太高,即使最終獲得賠償或合作等有利結果,但公司的荷包可能也因此受傷不輕。


評估手段避免損失


一旦戰場前進到法院,為防止市場在訴訟期間繼續被侵權人瓜分,在正式訴訟前,依刑事、民事案件,還有不同的策略與注意事項。


刑事方面,可以採取搜索與扣押手段,國內在專利除罪化後,「商標」與「著作權」的侵權案件可以循刑事途徑,向法院申請搜索票,在警察陪同下,搜索、扣押侵權商品與帳冊資料。潘昭仙提醒,電腦程式等著作權侵權產品因為不像商標侵權產品容易辨認,應該要找專業人士陪同,清楚指證,並隨身攜帶隨身碟複製資料,以利未來進入訴訟程序舉證之用。


不過,查扣後的運送、保管相當棘手,權利人常常扣了一堆東西,卻不知放置何處,潘昭仙就曾半夜接到客戶電話,抱怨明明扣到很多仿冒品,但警察卻嫌麻煩,只貼封條、不願搬走,折騰了好久,才租了一個長40呎、寬20呎的貨櫃裝滿載走,所以要先準備好卡車、司機與租好倉庫,運走仿冒品,保存證據。


有些公司會擔心訴訟曠日廢時,倉庫租金十分可觀,而猶豫要不要扣押。潘昭仙建議,還是要儘可能把侵權物運走,比較能保存證據,也容易計算損失。


證據保全確保權益


至於專利的侵害,就要仰賴民事的「假處分」與「假扣押」,前者是禁止侵權者在判決確定前製造、販賣、進口或出口侵權產品,為權利人的損失設停損點;後者是禁止侵權者在判決確定前脫產,所以先扣押侵權人的機器設備、銀行戶頭與公司負責人財產。


潘昭仙坦言,假處分與假扣押的難度很高,法院總是希望可以確定侵權後再核准,針對急迫性(有急著現在扣嗎?)、必要性(有無法彌補的損害嗎?)與勝訴可能性(確定對方真的侵權嗎?)反覆審酌,時間拉得很長。


好不容易等到法院核准,法院還會要求權利人,按照可能的損失、或是侵權可能的受益,提出擔保金。潘昭仙提醒,由於侵權人可以反擔保,所以權利人繳交擔保金,就等同於資金凍結在法院,完全無法調度,想要採取假處分或假扣押等擔保措施的企業,要先評估措施的必要性,並要格外小心對手採取的反擔保行為。


國際通商法律事務所律師馮達發則認為,與法官維持良好溝通相當重要,有些法官會採信權利人的看法,但有些會以侵權事實明顯,完全不需證據保全,一副「放心,你贏了」的樣子,但進入訴訟時,又改變心意要聽被告說法,常搞得權利人措手不及。所以,確認法官的態度很重要,最好能說服法官接受證據保全的程序,才能保障自己的權益。(法律篇四)


 


 



【2008-05-13/經濟日報/A13版/稅務法務】


 























智財權大戰》有勇有謀 智財官司必勝術










 


智財戰爭的策略有百百種,「訴訟」是最常使用的手段。不管是直截了當,要求仿冒等侵權者損害賠償;或是以戰逼和,跟對方談授權、交互授權或和解,「告上法院」都是最佳策略。


打官司之前,準備工作很重要,準備充分常常是贏得官司最後勝利的重要關鍵。


打智財官司,目的不外乎讓侵權人被判刑責、賠償或談授權。要官司成立,被侵權的事實及受到的損害一定要明確,這時候就要靠舉證。


準備充分 再做攻擊


理律法律事務所律師張哲倫認為,勝訴與否的關鍵在於「充分準備」。他處理過不少外商的侵權訴訟,在還沒起訴前,就已經準備至少一到兩年,期間反覆推演對方可能的反應與作為,讓自己臨危不亂。但台灣很多企業眼裡只有勝敗,只會一股腦兒的往前衝,忽略更重要的企業形象、對對手的威嚇力量與無形的得失,最後不僅輸了官司,也輸掉公司的形象。


先前,有一件美商CELANESE與中石化關於醋酸專利的案子,中石化付出的賠償金高達20億元,而該案在法院審理時間並不長,就是提告方事前準備充分,讓中石化難以回擊。由此案可知,事前準備,可以提高訴訟的成功率。


以台灣88年到94年的專利侵權官司來看,在23%原告勝訴的案件中,外商公司占有比率高達66%,證明重視事前準備的外商公司勝訴機率,明顯比沒耐心的台灣企業來得高。


不過,權利人因被侵權的損害金額與侵權人因侵權獲取的利益,都不好證明,侵權人不可能老實交出帳冊。國際通商法律事務所律師馮達發說,法律雖然規定不可以毀損財務資料,但沒說不可「不小心遺失」,而遺失最多只要賠30萬元,對很多侵權大戶來說,比提出財務資料被證明有侵權行為要賠更多的錢,還要「划算」。加上,依規定民事原告要負擔舉證責任,所謂「舉證責任之所在,敗訴之所在」,因此,權利人想要利用民事訴訟獲得賠償的難度很高,更證明事前準備周全的重要性。


專利價值 妥善評估


張哲倫建議,戰爭開打前要有的準備動作,首先,為了證明侵權,要挑選一、兩個有效期間長、有效性強、屬重要發明的專利,授權過的專利尤佳,更容易證明專利的有效性與價值。


再來,也是國外客戶常作、但國內企業較少採取的「內部有效性分析」。在美國法院1983年到1999年的1,151件專利訴訟中,有高達33%專利被認定無效,代表能拿來打官司的「特種部隊」都有可能無用。張哲倫認為,企業打官司前,應先做好分析再出手,不要貿然行事、拿沒用的專利去告人,變成自打嘴巴。


張哲倫強調,專利的體質(有效性)決定一切,也決定戰爭的命運。如果體質好,訴訟結果還可以期待,如果專利品質不好卻硬要告,只可能落的徒勞無功,白白浪費錢。


若要打跨國的智財戰爭,還要考量市場的全球連動性,要確實評估各地法律團隊的強度與全球攻擊實力,做好全球資源整合與IP分析,兼顧內援與外援。張哲倫看過不少企業砸了大筆鈔票,但獲得的結果卻未必盡如人意,因為事前缺乏縝密計畫,又貿然發動攻擊,當然不容易獲勝。


法務團隊 必要投資


建業法律事務所合夥律師金玉瑩認為,台商在大陸設廠已是趨勢,侵權糾紛無可避免,可能成為台商未來智財訴訟的主要戰場之一。因此,台商應該要提早因應,不管是蒐集大陸廠商侵權的事實,或是聘請律師打官司,都要建立清楚的SOP(標準作業程序)。


張哲倫感概,很多企業都把法務當作是「成本」,不像國外企業都把法務當成「進可攻、退可守」的單位,觀念截然不同。正因為國內企業的觀念不對,所以法務團隊很難健全發展,也很難出去打漂亮的智財戰爭。


因此,建立堅強的法務團隊,也是業者要打贏官司的必要投資。如果無法建立內部的法務團隊,借助外部的力量,同樣可以達到目的,例如,聘請律師。如果公司認為,外聘律師太貴,養一支法律團隊又不一定常常用得到,可以採取折衷策略,僱用二、三位內部法務人員,碰到打智財官司等大事時,再聘請律師協助。 (法律篇五)



 


【2008/05/14 經濟日報】























用強制授權打商戰 三思










 


93年7月26日,經濟部智慧財產局核准國碩與荷商飛利浦的可錄式光碟片(CD-R)五件發明專利「強制授權」,讓台灣成為全球第一個對高科技業者祭出強制授權的國家,也是第一個因強制授權而被歐盟調查的國家。


日前台北高等行政法院判決智慧局對國碩的強制授權案敗訴,智慧局也已決定不上訴,讓這項強制授權的爭議事件暫時落幕。


強制授權(我國稱作「特許實施權」)源於世貿組織(WTO)的TRIPS(與貿易有關智慧財產權協定),規範在國家發生緊急情況、增進公益的非營利使用或專利權人不公平競爭下,可以免除自願授權的程序,直接強制授權。


 


飛利浦案 不符公益


 


目前台灣僅有羅氏克流感疫苗與飛利浦CD-R兩例。前者因為具有公益性質,大部分人都能接受,後者的爭議就非常的大,甚至被告到歐盟。


代表飛利浦打官司的國際通商法律事務所合夥律師邵瓊慧指出,智慧局對CD-R強制授權案敗訴的原因,是要求並不合理,不符合法律構成要件。


首先,強制授權案的主要受益者國碩侵權在先,並非善意使用者,授權案並不符合公益目的;二來,國碩主張飛利浦違反公平法,但申請強制授權時,公平會的判決還沒出爐,國碩也無法證明已提出合理的商業條件,並磋商一段時間;再者,強制授權生產的產品一般僅限供應國內市場,但國碩授權生產的產品以出口為主;最後,雖然國碩強調,國外大多數產業授權金是被授權產品銷售價格的2%到5%,但國碩提出的證明都是十幾年前、還沒有CD產業時的資料,毫無說服力。


 


克流感案 時機不對


 


理律法律事務所律師張哲倫認為,強制授權通常都用在公共利益上,像巴西、南非等部分貧窮地區,吃不起昂貴的愛滋病專利藥,2003年才催生的WTO杜哈宣言,就主張運用強制授權生產愛滋病專利藥的方式,保護落後貧窮地區的衛生及生命安全。除了具備公共利益的藥品生產授權外,其他產品的強制授權都應該要謹慎,像飛利浦事件,性質上偏屬私人公司間的商業競爭,公共利益的成分很少。


而台灣第二件強制授權案跟醫藥有關,智慧局在94年11月25 日核准衛生署提出的克流感強制授權申請,同樣是全球第一起。智慧局當時有四項附帶條件,包括一、必須基於防疫需求為限;二、羅氏原廠供應的藥量不足時,才可以使用「強制授權」生產藥品;三、羅氏如果跟衛生署達成「自願授權」,「強制授權」決議就會考慮廢止;四、雙方必須就「補償金」進行洽談。


曾代表羅氏藥廠爭訟的張哲倫指出,當時認為禽流感最危險的程度依序是人傳人、鳥傳人,最後才是鳥傳鳥,但當時情況還不到人傳人,國家卻以緊急情況來強制羅氏藥廠授權,時機似乎有些太早,有剝奪羅氏權益之虞,這件強制授權案是否妥當,與飛利浦案一樣,同樣有可公評之處。


寰瀛法律事務所合夥律師林怡芳直說,強制授權是「特例中的特例」,端看國家保護產業到甚麼地步,必須是公司間的商業授權真的談不攏,才能夠考慮是否採取由國家強制授權的手段。


林怡芳強調,因為強制授權的限制很多,包括要有合理的商業條件、要協商實施費用、且只能供應國內市場等,加上官司都會打很久,就商業角度無法立即解決問題,商機早就過去。所以除非權利人的市場都在國內,或是屬國內對國內的授權,不然不建議採用強制授權這一招,頂多只能拿強制授權作為威脅對手的手段。


 


保護產業 才能出手


 


邵瓊慧也認為,不能兩家廠商擺不平就用強制授權當手段,毫無公益目的。以CD-R的強制授權案為例,除非是受飛利浦授權的七家廠商都認為飛利浦的授權規定不合理,且聯手申請強制授權,國家才能以保護產業發展的角度出發,評估是否採取強制授權手段。


李貞儀建議,未來強制授權可以考慮修法把審查機關改為公平會,讓公平會以其專業能力,考量企業有無濫用專利權造成不公平競爭。


眾達國際法律事務所律師陳世杰也認為,飛利浦案匪夷所思,為了避免未來發生類似的情況,建議相關單位要積極修法,或是乾脆把強制授權的部分拿掉,因為,台灣市場不夠大,強制授權在台灣根本是「英雄無用武之地」。


法律界人士大都預料,由於歐盟的關注,未來政府核准強制授權的機會會大幅降低;並建議,企業界運用強制授權作為商業競爭手段之前,應該要三思。(法律篇六)



 


【2008/05/15 經濟日報】



 





















智財權大戰》從漢諾威事件 談台商自保










 


3月6日,德國漢諾威CeBIT電腦展的第三天,超過180名檢警突然大批湧入,對參展的台灣數家高科技業者展開大規模搜索,在語言不通、沒有心理準備的情況下,現場一陣兵荒馬亂,商品被扣住、主管被帶走,被搜索的30多家台灣廠商宛如驚弓之鳥,在人生地不熟的德國,手足無措。


漢諾威事件規模之大,是「空前」,但不會「絕後」,正因為市場的國界逐漸消弭,授權市場大餅人人想分,未來會有愈來愈多的專利權人像獵人似的四處追討權利金,目標之一就是從代工轉型、逐步累積研發能量的台灣企業,愈來愈頻繁的智財大戰無可避免,台商不能坐以待斃。


 


事後補救 形象受損


 


漢諾威的震撼來得突然,但寰瀛法律事務所合夥律師林怡芳並不意外,據她所知,大多數被搜索的廠商原本就在談授權,所以台灣廠商理應知悉敵人是誰、究竟是那些專利出了問題。


建業法律事務所資深顧問趙緝熙則認為台灣公司有些冤枉,因為多數廠商都正在跟權利廠商談判,但沒想到被搶先一步聲請假處分,真正有侵權危機的其實沒幾家,所以有些企業當天被抓,隔天仍繼續作生意。


為了不讓漢諾威的悲劇重演,除了在研發階段就要研究同業的IP、迴避設計,參展前更要有萬全準備。理律法律事務所律師張哲倫提醒企業,事後補救不是不行,但形象受到打擊,潛在客戶也都跑了,花再多成本也無法挽回。


眾達國際法律事務所資深律師陳世杰認為,除了參展前備妥技術資料,還可以積極的針對有侵權疑慮的產品,找專業的律師或專利事務所鑑定,取得「未侵權意見」;雖然非官方文件,但能排除「故意侵權」的指控,也能讓供應商、下游廠商與客戶安心。


很多競爭對手為了日後證明侵權嫌疑人的故意,都會先發出警告函或律師函。陳世杰提醒,廠商千萬不能忽略,要立刻評估自身產品有無侵權,並循相同方法找事務所取得「未侵權意見」。


再來,參展前要先了解當地國家有無特殊規範。寰瀛法律事務所合夥律師李貞儀強調,法律有國界,每個國家都有新的措施或作業準則,在台灣專利已除罪化,但德國卻仍有刑責。陳世杰補充,歐盟比較保護IP,包括法國、義大利、西班牙都有刑責,亞洲地區僅有日本有刑責。


 


 


當地律師 備而不用


張哲倫發現,很多企業自以為很懂專利,其實離開台灣之後差很多,很多廠商參展只有商業規劃,欠缺法務考量,常聽到「最容易成功的時候就是對方律師不在的時候」,所以到其他國家參展,最好要有當地的律師陪同,不然看到警察都不知道甚麼可以作、甚麼不可以作。


張哲倫建議,可以事先跟當地律師預約參展當天待命,就不會花太多錢,且可以在緊急時刻迅速找到律師,了解自身的權益、發布新聞稿,用當地語言作最精確的溝通,不會影響客戶的下單。


陳世杰說,行前可以推派一個人當團長,發生事情全權負責,並配合警方調查,剩下的人還可以繼續做生意,千萬不要大家一問三不知,結果通通被帶走,參展的目的也被搞砸。


如果明知對手、專利與商品,張哲倫認為,可以預先拉好防護網,提前向當地法院聲請假處分,命令對手不可用專利干涉銷售。趙緝熙也建議,如果已經在跟人家談授權,記得要對方出具保證不假處分的同意書或保證書,否則就要做好開戰的心理準備。


建準電機智財長黃崇仁直指,台商「模擬情境」的功力太差,參展前應該想好如果被抓的時候要怎麼辦,不要「明知山有虎,偏向虎山行」。


陳世杰提醒,關於參展商品的資訊揭露很重要,因為請求搜索必須說明標的,此次策動攻擊的義大利Sisvel專利管理公司會成功,就是事先掌握台灣廠商的參展產品,所以廠商日後要留意資訊揭露的地點與程度。


 


展覽結束 適度反擊


 


國際通商法律事務所合夥律師邵瓊慧則強調,接單時要釐清授權來源,如果是關鍵零組件的供應商,要問清楚是不是權利人,契約也要證明自己的善意;硬體中的軟體,也要授權,否則會觸犯著作權;就連商標、宣傳單都可能觸犯當地商標或著作權,要事先查明。


邵瓊慧認為,要把握幾個原則:釐清權利範圍、執法標的、文化、語言與法律規範,避免訴訟,把損失降到最低。如果常有不良紀錄,會被拒絕參展,儘量不要留下不好的紀錄。


展覽結束後,被搜索廠商可以視情況提起舉發專利無效或提起反訴,作適當的反擊,如果判決確定沒有侵權,還可以向對方主張商譽受損等民事賠償。


李貞儀指出,發動攻擊的廠商,大部分的目的是希望透過阻撓參展而逼迫授權,或其他商業合作機會,所以這一類案子和解的機率很高。陳世杰同意,展場攻擊是一種商業競爭手段,主要是讓對手感到困擾,並達到「擋訂單」的目的,所以如果沒有公權力介入,廠商不需太緊張。


(法律篇七)



 


【2008/05/16 經濟日報】



 





















智財權大戰》併購 先搞懂智財遊戲規則










 


企業擴展全球版圖,「跨國併購」成為熱門趨勢,放眼國際的台灣企業,當然趨之若鶩。不過,併購涉及智慧財產權的移轉,尤其跨國併購的智財移轉問題更為複雜,企業採取併購行動前,應先搞懂智財世界的遊戲規則。


不管是國內企業間的併購,還是跨國併購,都可概分為「吸收合併」和「非吸收合併」。


理律法律事務所律師張哲倫表示,前者是指A併B,B消滅後,A承接B的權利義務,B的智財權(IP) 自然會轉移到A。


非吸收合併 較複雜


而後者是俗稱的三角合併,當A決定併B時,先成立C,再以C的名義併B。這一類基於商業考量的併購模式,形式較為複雜,加上併購會牽扯被併公司的權利義務,須特別留意結果是否與當初的併購目的相違背。


比如說,A原本想告B專利侵權,沒料到B先併了與A有授權關係的D,變成B也取得A的授權,結果A、B不能互告,讓A失去了意外的好處,卻是B併購D獲得的好處之一,也可能是B為避免侵權的問題而採取的併購策略。


併購衍生的智財問題,還有許多樣貌。寰瀛法律事務所合夥律師林怡芳舉例,如果A、B同時向C取得授權,後來A併B,承接B的債務,A必須負擔兩份權利金。要不要概括承受所有的權利義務,A必須要多考量。可以先搞清楚需不需要該項專利,以及有無相關限制。


理論上權利義務是概括承受的,不過概括承受的觀念通常不適用在IP授權上,就像買到了機器設備,不等同可以用機器設備內的軟體,因為一般的觀念是,硬體是用買賣的,購買者可以擁有該機器設備的所有權,但是軟體是用授權的,取得授權只是擁有使用權,並非所有權。


IP權利義務 不單純


所以IP世界的權利義務關係,並非概括承受那麼單純,被併公司的原授權契約效力有無及於新公司?需不需要額外進行智財權利轉讓與程序?還要視契約內容而定。


建業法律事務所資深顧問趙緝熙坦言,透過併購取得的IP,法律風險很高,有時候會評估不出究竟買到甚麼產品,所以要先簽約,確保取得的產品不會侵權。


張哲倫也提醒,企業併購前一定要對IP相關契約作全面性的檢查,往往帳面上看得到的、不一定真正可以得到。實務上的商業授權作法,通常都會規定,當B被併購時,A對B的授權自動會失效,無法由買走B的A得到專利,也就是所謂的「changing control」。就像併購可以買到廠房、機器,但卻得不到機器裡的軟體,如果沒獲得軟體廠商授權仍繼續使用,就要等著接警告函。


至於併購而來的IP,要用讓與、授權,還是交互授權,因應不同的目的,也會有不同的布局;若只是單純強化自己的專利帳,可以採用讓與,提高專利數目;若對持有數目不在意,主要是要取得實質的授權,可考慮併購部分單位即可,不須牽扯全部單位的專利。


而IP在併購案的價格要如何訂定,同樣令人頭大。寰瀛法律事務所合夥律師李貞儀表示,假如市場沒有參考價格、談判的商業條件或法律意見,就要自行決定價格,由於牽扯到公司治理,需要會計師表達意見,若要避免惹禍上身,最好有第三人的報告較為保險,若交易對象是關係人,又要格外注意。


此外,跨國併購時,當地規範的權利內容也很重要,很多要件要考慮清楚,包括這個授權的主要市場在那裡?那個時點移轉?林怡芳強調,雖然「人」不算資產,但關鍵人物卻很重要,因為會和設備的運作連動,所以談判時,也要把人的因素納入考量。


價格如何訂 學問大


除了專利,商標的併購影響層面也很廣,因為商標的價值對企業經營及商品行銷是極為重要的事,在上下游供應鏈承接上有很大的關係,像美國商標法,如果商標品質管理沒做好,例如在同一連鎖店品牌的分店吃到品質不一的漢堡、店的裝潢格調不一,商標的有效性就容易引起爭議。


國際通商法律事務所律師馮達發認為,要避免隨併購而生的IP風險,首先要了解當地的制度。即便台灣加入世貿組織(WTO),遵循該架構下的TRIPS(與貿易有關之智慧財產權協定),但各國差異還是很大。像我國著作權法規定,受僱人只有著作人格權,雇主才有著作財產權,就與美國的規定不同;而台灣著作權時效是著作權人死後50年,但美國是著作權人死後70年,所以在台灣沒侵權的,到了美國可就不一定安全。


馮達發指出,美國公司的商標右上角通常會標示「TM」或「R」,R是代表已經註冊的商標,TM則是Trade Mark,作為商標使用,雖然沒登記,但還是可以根據州法律主張權利,企業千萬不要誤以為侵犯TM沒啥關係。(法律篇八)



 


【2008/05/19 經濟日報】



 


《智慧財產權大戰系列》



專利布局 企業防身術





記者 何蕙安、黃玉珍



企業界的第三次世界大戰「智財大戰」,已經開打,布局國際市場的台灣企業無法置身度外,從甫遭美商巨積公司(LSI)和旗下傑爾(Agere)部門提出侵權訴訟的聯電;與新思國際(Synaptics)正打得火熱的義隆電;到剛被判賠償美國網路設備大廠網康(3Com)13.8億元的瑞昱;以及和美商O2Micro纏訟多年的碩頡科技,每一場都是硬仗。

購買IP 增防禦力


面對瞬息萬變的智財戰爭,企業必須懂得如何做專利以及研發團隊的布局,才不會敗下陣。


建業法律事務所合夥律師金玉瑩認為,台灣企業在國際市場已占有一席之地,台商早已超越老是挨打的窘境,積極防禦。但由於智財訴訟的索賠金額動輒上億元,企業一定要強化智財的正確觀念與作法,審慎斟酌相關商機,必要時購買IP作為防衛武器,力求扭轉爭訟為合作。


對於智財大戰的策略布局,建業法律事務所資深顧問趙緝熙認為,關鍵在於如何讓「利益極大化,成本極小化」,企業應評估本身有多少籌碼,專注的市場又在那裡,適合那種打法,是打帶跑?還是藉由談判獲得共存?


理律法律事務所律師張哲倫也表示,企業應該界定自己的產業地位與市場,不管是代工、製造、設計與研發,不同地位的專利風險截然不同。


如果是純製造業者,要掌握次世代的生產技術及製程專利;位於產業供應鏈上游的研發業者,如IC設計業者,因為研發成果大量被客戶使用,必須承擔較高的風險,一旦受到IP威脅,就會影響客戶下單意願,因此要在契約規範上做好跟客戶間的避險或適度賠償責任規劃,並注意次世代產品技術的發展與專利布局,有重要的專利,一定記得要去申請,才能避免被告侵權或遇到侵權時可當攻擊武器。


處於產業供應鏈中上游的OEM(代工製造)、ODM(設計製造)業者,要留意和上下游業者的風險分擔,才可以永續維持客戶的關係以及接單能量。


在武器的布局上,要格外重視IP申請策略,必須早日擺脫先仿冒賺錢再說的心態。趙緝熙感嘆,台灣企業其實有很多idea都不錯,但礙於我國制度,只能申請有實施可能性的專利;不像美國,可以用不成熟的idea卡位,如微軟、IBM每年單靠專利訴訟就能拿到3億到10億美元的授權金,所以建議台灣企業一有想法,要趕快到美國申請專利。


核心技術 布局首選


張哲倫表示,選擇專利的第一次申請國家或地區,相當重要,比如先在美國申請,後來又拿去日本、台灣,歷經英文申請文件轉換為日文與中文的過程,有些詞彙在翻譯過程會失真,導致翻譯減損、誤解,所以儘量選在最萬無一失的生產國第一次申請專利,最為妥當。他就曾看過,某機械領域的專利申請文件,把意思是「彈簧」的專業單字spring ,翻成「春天」,結果可想而知,專利當然沒過。


普華商務法律事務所主持律師蔡朝安分析,會在智財戰敗陣,通常都是技術不夠新。因此簽約時必須了解該項專利的關鍵性,以及未來向授權廠商爭取進一步合作研發的可能性。


趙緝熙提醒,有些產品生命周期長,寧可放在營業秘密;有些周期短,如快閃記憶體等,就算申請專利,也只是宣示或卡位性質,很快就會被趕上,這些就不必申請專利了。


張哲倫也提醒,企業的專利布局要偏重核心技術,如果只是次核心技術,就不要盲目的養專利;如果評估後有十到20年的價值,再投入較高成本。美國曾統計,1989到1996年被核准的專利,只有2%被拿來作為告訴的標的,其他98%的專利都是擺著沾灰塵,所以企業應該把大部分時間和人力拿來照顧可拿來打仗的核心專利。


金玉瑩認為,無實體交易日益普遍,企業申請的IP未來還可以透過鑑價,轉變成交易標的,讓IP從消極的消耗公司資源,轉變為創造利潤的重要資產,讓養在深宮的IP獲得活化的機會。


法務團聚 強力後盾


最後,在人的布局上,張哲倫呼籲,企業要建立法務團隊,定期蒐集技術與法律資訊,建立國內外律師的關係,要踴躍參與國際律師會議,跟全球法務脈動結合,才能快速因應變化。


金玉瑩以鴻海集團為例,把研發與申請重要專利納為公司的重要業務,也成立專屬的智財法務團隊,雖然成本較高,但考量對人的掌握、保密等安全性,加上具有內部諮詢、評估商機等功能,仍是相當划算的投資。另外,像光寶集團等企業的智財部門,每天都有幾十、幾百人在歸檔、分析近似的專利。有些公司的智財部門聘請的美國律師,甚至比一般專利事務所還要多。(法律篇九)


 


 



【2008-05-20/經濟日報/A13版/稅務法務】



智慧財產權大戰系列


智財糾紛 專業審理時代來臨





記者 何蕙安、黃玉珍



智財大戰從侵權、談判,一路打進法院,為的是保護辛苦的發明或著作。今年7月1日即將開張的「智慧財產法院」,已成為企業界的新希望,摩拳擦掌想透過新制度爭取最後的勝利。

 


智財法院 企業新希望


 


智慧財產法院會讓企業及法務界引頸企盼,最主要的原因是比一般法院專業,而且可望更有效率。


智財訴訟新制和過去的制度最大的不同,是過去已進入侵權訴訟程序的案件,常常為了專利舉發的行政救濟案件而須暫停。新制則不受影響,可以雙軌進行,甚至智財法院的法官可以直接處理過去只能循行政救濟程序的專利有效性問題,再回過頭處理侵害、或損害賠償,從頭審到尾,讓紛爭一次性解決,減少行政救濟程序和法院訴訟的歧異。


寰瀛法律事務所合夥律師林怡芳表示,現行專利侵權的常態,都是行政爭議與民事侵權的拉扯,最後只好暫停民事等待行政判決結束,一等就是三到五年,即便近來有不少民事法院不管行政救濟的結果,同步進行,過程仍相當冗長。


建業法律事務所資深顧問趙緝熙坦言,以前打官司,律師一定建議客戶去舉發有效性、新穎性,因為這招可以拖延不少時間,屢試不爽。國際通商法律事務所合夥律師潘昭仙就遇過不少人「亂槍打鳥」的案件,胡亂舉發,也許成功機率不高,但只要有一件成功,就等於全勝,還是很划算。


 


腦袋沒換 新制待觀察


 


普華商務法律事務所主持律師蔡朝安形容,智財訴訟新制是遲來的正義。但他也擔心,操作制度的人腦袋沒有換,是否可以真的達到新制的目的,仍有待觀察。


顯然,智財法院已預見料到大家的疑慮。為提高智財案件審理的專業水準,不但從行政法院、一般法院調來曾處理智財爭訴案件的高手,還積極培訓專業智財法官,強化審理技術性案件的能力。另外,也仿照日、韓制度,設置「技術審查官」,希望未來智財訴訟官司朝更有效率的方向進行。邵瓊慧甚至認為,智財法院的成立,是宣告專業人員審理智慧財產權糾紛時代的來臨。


建業法律事務所合夥律師金玉瑩認為,台灣法官雖然很努力,但畢竟是法學專業,很多法官對智財案件不夠熟悉,很多專有名詞都不懂,只能仰賴鑑定機關的報告,無力自行分析判斷。


邵瓊慧表示,我國不像德國有專利法官,除了高科技產業密集的台北與新竹地院法院較有審理智財訴訟經驗外,其他法院的法官對於技術專業都不熟悉,很容易變成變相一直延期,或乾脆質疑專利有效性,把問題丟到行政法院。而不少侵權者也存有僥倖心理,心想法官不懂智財權與科技,所以就算明知侵害他人智財權,仍想辦法找機會矇混過關。


潘昭仙認為,智財法官的專業度很高,而且智財訴訟案件者集中在智財法院審理,見解與作法會趨向一致,就能避免發生像音樂分享軟體業者ezPeer與Kuro,明明是案情類似的案件,卻分別在士林地院、台北地院獲得無罪與有罪的截然不同判決結果。


 


核假處分 新標準嚴格


 


目前假處分浮濫,一直為人詬病。蔡朝安直言,台灣企業以前都在玩很層次很低的遊戲,把法院當成遮羞布,因為現行制度只要提供足夠擔保金,就可以不用解釋假處分的理由,大公司便常仗勢告財務較差的小公司侵權,演變成大公司的金錢遊戲,法官則成了最佳打手;而最可憐的小公司,因為沒有堅強後盾,一旦無法出貨、違約,就要面對高額違約金,只能被迫跟大公司和解。


邵瓊慧也認為,過去法院之間處理假處分,沒有同樣準則,有些法院死都不發,有些法院則是發得很浮濫。


不過,新制參照美國制度,對於假處分的審核標準嚴格化,必須要件明確、考量勝訴可能性、急迫危險性、重大損害、雙方利益平衡、公益等要素,才能核發。


以這樣嚴苛的標準來看,寰瀛法律事務所合夥律師李貞儀預料,未來假處分的核可會減少,以國外法院為例,訴訟通常是到實體程序才有假處分的核可,只要順利聲請假處分,幾乎可以確定勝訴。


國際通商法律事務所律師馮達發比較兩岸核發假處分的情形,台灣新制幾乎要等到確定100%勝訴才能拿到,至少要過個一年,但中國大陸大概48小時以內就可以決定,且各省法院都可以審,效力及於全國,十分方便,所以如果業者的主力市場在大陸,幾乎不用猶豫,直接去聲請假處分。(法律篇十)


 


 



【2008-05-21/經濟日報/A19版/稅務法務】











智慧財產權大戰系列


打贏訴訟 勤練新制基本功





記者 何蕙安、黃玉珍



智慧財產法院即將於7月1日開張,企業界引頸企盼這個號稱效率與專業度均大幅提升的訴訟新制,不過企業在歡欣鼓舞的同時,必須先確定自己完全了解新制度的運作;同時要有基本的認識,即智財法院並非萬靈丹,如果企業沒有強而有力的專利等武器,不一定可以在新制占到便宜。

 


企業提告 要有把握


 


首先,企業提告前,一定要先評估專利或權利的強度(即強有力的武器),必須很有把握,才展開行動。


國際通商法律事務所合夥律師邵瓊慧指出,在新制下,法官可以自行認定IP的有效性,不用再透過智慧局與行政法院,所以權利廠商一定會面臨侵權敵手放手一搏、質疑IP有效性的問題。所以企業不要自打嘴巴,拿體質不好的專利告人;同時,在申請專利階段,就應該要妥善規劃撰寫報告,確保權利的有效範圍。


其次,依案件性質評估要走刑事或民事訴訟。過去,大家為了搜索、扣押的強制力,偏好採用刑事訴訟,不過現在民事的證據保全也有強制力,可以納入考慮,重點是妥善運用證據保全程序,強化舉證責任。


不過,未來也可能發生小廠商濫用證據保全的強制力,拿假專利來威脅大廠商的情況,如果真的遇到這種情形,一定要保持冷靜,看清楚執行的範圍,馬上找專業律師,不要隨便把東西交出去。


過去,雙方人馬為了證明侵權與否,必會各自提鑑定報告抗衡,不過法官常常是另找鑑定機關。國際通商法律事務所合夥律師潘昭仙表示,未來法官與技術審查官具有專業能力,可以直接判斷,當庭就可逐項討論專利的有效性,不一定再送鑑定,所以企業一開始就得提高鑑定的品質,讓報告客觀公正,經得起法院檢驗。


寰瀛法律事務所合夥律師林怡芳提醒,未來專利舉發與民事侵權可一併審理,企業可考慮找同時有專利部門與法律部門的事務所協助,才能在攻擊或防禦上面都得心應手,不會顧此失彼。


 


以大欺小 走入歷史


 


過去,大鯨魚以「定暫時狀態處分」壓垮小蝦米的情節,將走入歷史,新制定暫時狀態處分審酌標準嚴格,要釋明必須到一定程度才可以申請該措施,無法像以前很輕易就可以採取擔保措施,所以企業出手之前,需先審慎評估申請假處分的必要性與急迫性。


相反的,有侵權危險的廠商,平常就要注意競爭廠商的IP申請狀態。邵瓊慧認為,一旦發現對手專利有瑕疵,不用客氣,直接就到智慧局提起專利舉發或撤銷,避免未來競爭對手的訴訟騷擾。


相對於權利人,侵權人面對侵權訴訟時,就要考慮作專利有效性的抗辯,釐清權利範圍及效力。若有信心沒有侵權,甚至可以主張聲請人未能滿足定暫時狀態處分的要件,要求對方一一舉證,努力讓法官駁回處分,維持企業的正常營運。


這一類涉及專業的智財官司,除了尋求智財律師團隊的協助,必要時須延攬可信賴的鑑定人或專家證人,到法院說明技術問題與不侵權意見,據理力爭。不過,邵瓊慧提醒,跟專家的互動不能太密切,否則會被質疑有利害關係,專業證詞效力反而容易大打折扣。


如果競爭廠商涉及不正競爭,可以考慮提起反訴。如果手上有權利,也可以考慮交互授權或其他商業合作方式,會是比較有建設性的解決方向。


 


在台訴訟 費用便宜


 


寰瀛法律事務所合夥律師李貞儀指出,雖然智財法院非專屬管轄,當事人有選擇權,除了透過智財法院打官司外,也可以到一般法院提訴。


邵瓊慧從客戶的反應,預測智財法院開張後,將有一波提訴潮,因為不少企業對智財法院新制抱持高度期待,都想透過智財法院尋求最後的正義。就連經濟部智慧局、訴願會也都在等智財訴訟新制,以避免訴訟重複提訴或審理


目前較具規模的智財訴訟,幾乎都在美國打官司。不過,眾達國際法律事務所資深律師陳世杰認為,既然智財法院即將開張,且智財法院也有心和國際接軌,企業或許可以考慮在台灣提告,只要台灣的判決夠水準,至少在大中華與亞洲地區建立信譽,以後大家就會跑到台灣打官司,最吸引人的是,台灣的訴訟費用只要美國的10%。(法律篇完,靜待訴訟篇登場)


 


 



【2008-05-22/經濟日報/A17版/稅務法務】









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