賢話家常~~

3月6日，德國漢諾威CeBIT電腦展的第三天，超過180名檢警突然大批湧入，對參展的台灣數家高科技業者展開大規模搜索，在語言不通、沒有心理準備的情況下，現場一陣兵荒馬亂，商品被扣住、主管被帶走，被搜索的30多家台灣廠商宛如驚弓之鳥，在人生地不熟的德國，手足無措。

漢諾威事件規模之大，是「空前」，但不會「絕後」，正因為市場的國界逐漸消弭，授權市場大餅人人想分，未來會有愈來愈多的專利權人像獵人似的四處追討權利金，目標之一就是從代工轉型、逐步累積研發能量的台灣企業，愈來愈頻繁的智財大戰無可避免，台商不能坐以待斃。

事後補救 形象受損

漢諾威的震撼來得突然，但寰瀛法律事務所合夥律師林怡芳並不意外，據她所知，大多數被搜索的廠商原本就在談授權，所以台灣廠商理應知悉敵人是誰、究竟是那些專利出了問題。

建業法律事務所資深顧問趙緝熙則認為台灣公司有些冤枉，因為多數廠商都正在跟權利廠商談判，但沒想到被搶先一步聲請假處分，真正有侵權危機的其實沒幾家，所以有些企業當天被抓，隔天仍繼續作生意。

為了不讓漢諾威的悲劇重演，除了在研發階段就要研究同業的IP、迴避設計，參展前更要有萬全準備。理律法律事務所律師張哲倫提醒企業，事後補救不是不行，但形象受到打擊，潛在客戶也都跑了，花再多成本也無法挽回。

眾達國際法律事務所資深律師陳世杰認為，除了參展前備妥技術資料，還可以積極的針對有侵權疑慮的產品，找專業的律師或專利事務所鑑定，取得「未侵權意見」；雖然非官方文件，但能排除「故意侵權」的指控，也能讓供應商、下游廠商與客戶安心。

很多競爭對手為了日後證明侵權嫌疑人的故意，都會先發出警告函或律師函。陳世杰提醒，廠商千萬不能忽略，要立刻評估自身產品有無侵權，並循相同方法找事務所取得「未侵權意見」。

再來，參展前要先了解當地國家有無特殊規範。寰瀛法律事務所合夥律師李貞儀強調，法律有國界，每個國家都有新的措施或作業準則，在台灣專利已除罪化，但德國卻仍有刑責。陳世杰補充，歐盟比較保護IP，包括法國、義大利、西班牙都有刑責，亞洲地區僅有日本有刑責。

當地律師 備而不用

張哲倫發現，很多企業自以為很懂專利，其實離開台灣之後差很多，很多廠商參展只有商業規劃，欠缺法務考量，常聽到「最容易成功的時候就是對方律師不在的時候」，所以到其他國家參展，最好要有當地的律師陪同，不然看到警察都不知道甚麼可以作、甚麼不可以作。

張哲倫建議，可以事先跟當地律師預約參展當天待命，就不會花太多錢，且可以在緊急時刻迅速找到律師，了解自身的權益、發布新聞稿，用當地語言作最精確的溝通，不會影響客戶的下單。

陳世杰說，行前可以推派一個人當團長，發生事情全權負責，並配合警方調查，剩下的人還可以繼續做生意，千萬不要大家一問三不知，結果通通被帶走，參展的目的也被搞砸。

如果明知對手、專利與商品，張哲倫認為，可以預先拉好防護網，提前向當地法院聲請假處分，命令對手不可用專利干涉銷售。趙緝熙也建議，如果已經在跟人家談授權，記得要對方出具保證不假處分的同意書或保證書，否則就要做好開戰的心理準備。

建準電機智財長黃崇仁直指，台商「模擬情境」的功力太差，參展前應該想好如果被抓的時候要怎麼辦，不要「明知山有虎，偏向虎山行」。

陳世杰提醒，關於參展商品的資訊揭露很重要，因為請求搜索必須說明標的，此次策動攻擊的義大利Sisvel專利管理公司會成功，就是事先掌握台灣廠商的參展產品，所以廠商日後要留意資訊揭露的地點與程度。

展覽結束 適度反擊

國際通商法律事務所合夥律師邵瓊慧則強調，接單時要釐清授權來源，如果是關鍵零組件的供應商，要問清楚是不是權利人，契約也要證明自己的善意；硬體中的軟體，也要授權，否則會觸犯著作權；就連商標、宣傳單都可能觸犯當地商標或著作權，要事先查明。

邵瓊慧認為，要把握幾個原則：釐清權利範圍、執法標的、文化、語言與法律規範，避免訴訟，把損失降到最低。如果常有不良紀錄，會被拒絕參展，儘量不要留下不好的紀錄。

展覽結束後，被搜索廠商可以視情況提起舉發專利無效或提起反訴，作適當的反擊，如果判決確定沒有侵權，還可以向對方主張商譽受損等民事賠償。

李貞儀指出，發動攻擊的廠商，大部分的目的是希望透過阻撓參展而逼迫授權，或其他商業合作機會，所以這一類案子和解的機率很高。陳世杰同意，展場攻擊是一種商業競爭手段，主要是讓對手感到困擾，並達到「擋訂單」的目的，所以如果沒有公權力介入，廠商不需太緊張。

（法律篇七）

企業擴展全球版圖，「跨國併購」成為熱門趨勢，放眼國際的台灣企業，當然趨之若鶩。不過，併購涉及智慧財產權的移轉，尤其跨國併購的智財移轉問題更為複雜，企業採取併購行動前，應先搞懂智財世界的遊戲規則。

不管是國內企業間的併購，還是跨國併購，都可概分為「吸收合併」和「非吸收合併」。

理律法律事務所律師張哲倫表示，前者是指A併B，B消滅後，A承接B的權利義務，B的智財權（IP） 自然會轉移到A。

非吸收合併 較複雜

而後者是俗稱的三角合併，當A決定併B時，先成立C，再以C的名義併B。這一類基於商業考量的併購模式，形式較為複雜，加上併購會牽扯被併公司的權利義務，須特別留意結果是否與當初的併購目的相違背。

比如說，A原本想告B專利侵權，沒料到B先併了與A有授權關係的D，變成B也取得A的授權，結果A、B不能互告，讓A失去了意外的好處，卻是B併購D獲得的好處之一，也可能是B為避免侵權的問題而採取的併購策略。

併購衍生的智財問題，還有許多樣貌。寰瀛法律事務所合夥律師林怡芳舉例，如果A、B同時向C取得授權，後來A併B，承接B的債務，A必須負擔兩份權利金。要不要概括承受所有的權利義務，A必須要多考量。可以先搞清楚需不需要該項專利，以及有無相關限制。

理論上權利義務是概括承受的，不過概括承受的觀念通常不適用在IP授權上，就像買到了機器設備，不等同可以用機器設備內的軟體，因為一般的觀念是，硬體是用買賣的，購買者可以擁有該機器設備的所有權，但是軟體是用授權的，取得授權只是擁有使用權，並非所有權。

IP權利義務 不單純

所以IP世界的權利義務關係，並非概括承受那麼單純，被併公司的原授權契約效力有無及於新公司？需不需要額外進行智財權利轉讓與程序？還要視契約內容而定。

建業法律事務所資深顧問趙緝熙坦言，透過併購取得的IP，法律風險很高，有時候會評估不出究竟買到甚麼產品，所以要先簽約，確保取得的產品不會侵權。

張哲倫也提醒，企業併購前一定要對IP相關契約作全面性的檢查，往往帳面上看得到的、不一定真正可以得到。實務上的商業授權作法，通常都會規定，當B被併購時，A對B的授權自動會失效，無法由買走B的A得到專利，也就是所謂的「changing control」。就像併購可以買到廠房、機器，但卻得不到機器裡的軟體，如果沒獲得軟體廠商授權仍繼續使用，就要等著接警告函。

至於併購而來的IP，要用讓與、授權，還是交互授權，因應不同的目的，也會有不同的布局；若只是單純強化自己的專利帳，可以採用讓與，提高專利數目；若對持有數目不在意，主要是要取得實質的授權，可考慮併購部分單位即可，不須牽扯全部單位的專利。

而IP在併購案的價格要如何訂定，同樣令人頭大。寰瀛法律事務所合夥律師李貞儀表示，假如市場沒有參考價格、談判的商業條件或法律意見，就要自行決定價格，由於牽扯到公司治理，需要會計師表達意見，若要避免惹禍上身，最好有第三人的報告較為保險，若交易對象是關係人，又要格外注意。

此外，跨國併購時，當地規範的權利內容也很重要，很多要件要考慮清楚，包括這個授權的主要市場在那裡？那個時點移轉？林怡芳強調，雖然「人」不算資產，但關鍵人物卻很重要，因為會和設備的運作連動，所以談判時，也要把人的因素納入考量。

價格如何訂 學問大

除了專利，商標的併購影響層面也很廣，因為商標的價值對企業經營及商品行銷是極為重要的事，在上下游供應鏈承接上有很大的關係，像美國商標法，如果商標品質管理沒做好，例如在同一連鎖店品牌的分店吃到品質不一的漢堡、店的裝潢格調不一，商標的有效性就容易引起爭議。

國際通商法律事務所律師馮達發認為，要避免隨併購而生的IP風險，首先要了解當地的制度。即便台灣加入世貿組織（WTO），遵循該架構下的TRIPS（與貿易有關之智慧財產權協定），但各國差異還是很大。像我國著作權法規定，受僱人只有著作人格權，雇主才有著作財產權，就與美國的規定不同；而台灣著作權時效是著作權人死後50年，但美國是著作權人死後70年，所以在台灣沒侵權的，到了美國可就不一定安全。

馮達發指出，美國公司的商標右上角通常會標示「TM」或「R」，R是代表已經註冊的商標，TM則是Trade Mark，作為商標使用，雖然沒登記，但還是可以根據州法律主張權利，企業千萬不要誤以為侵犯TM沒啥關係。（法律篇八）